Con la entrada en vigor de la modificación de la Ley de Marcas el pasado 14 de enero de 2019, uno de los aspectos clave a tener en cuenta fue la posibilidad de solicitar la nulidad o caducidad de una marca ante la propia Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), sin tener que pasar por los Tribunales, como así exigía la redacción de la antigua Ley.
Si nos dirigimos al Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, en su Disposición final séptima, recoge:
“No obstante, el título I entrará en vigor el día 14 de enero de 2019, excepto los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 21 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en la redacción dada por el presente real decreto-ley, que lo harán el día en que, conforme a lo previsto en el apartado 7 de dicho artículo, entre en vigor el desarrollo reglamentario de los mismos y el apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en la redacción dada por el presente real decreto-ley, que lo hará el día 14 de enero de 2023”
Por lo tanto, la competencia de la OEPM para decretar por vía directa la nulidad o caducidad de marcas quedó demorada al próximo 14 de enero de 2023.
Pues bien, en relación con la caducidad de las marcas, originariamente, la facultad para poder instar esta acción correspondía a los Tribuales; esto significa que cualquier interesado que quisiese solicitar la caducidad de un signo debía dirigirse siempre a los Tribunales competentes, con lo que ello suponía, habida cuenta, esto podría ocasionar un elevado coste y tiempo para todo aquel que llevase acabo tal acción.
Todo esto ha cambiado con la entrada en vigor del apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas el pasado 14 de enero de 2023, pues cualquier interesado podrá dirigirse a la OEPM para instar la caducidad de un signo abonando una tasa de que oscila entre los 170,00 € y 200 €, todo ello dependiendo de si el trámite y el pago se realiza de manera electrónica o no.
Desde el pasado 14 de enero de 2023 cualquier interesado podrá dirigirse a la OEPM para instar la caducidad de un signo
Como vemos, hace poco más de dos meses que entró en vigor la disposición adicional primera apartado 2 y, con ello, los titulares de las marcas deben ser consecuentes de que algunos de sus signos (seguramente los más antiguos) podrían ser objeto de caducidad por un tercero competidor.
Pues bien, si nos centramos en el artículo 54.1.a) de la Ley de Marcas, el mismo establece que:
“Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: a) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley.”
En este sentido, el artículo 39 de la vigente Ley de Marcas. En el mismo se recoge:
“1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado 1, letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.
2. La fecha de cinco años a que se refiere el apartado anterior, se iniciará a partir del día en que el registro de la marca sea firme. Esta fecha se anotará en el Registro de Marcas”.
Por lo tanto, todas las marcas que cuenten con más de 5 años de vigencia quedarán sujetas a caducidad ante la OEPM.
Nuestra legislación, al igual que la de la Unión Europea no define lo que ha de considerarse un uso efectivo. No obstante, los Tribunales europeos han establecido diversos principios importantes en relación con la interpretación de este término y que deben ser tenidos en cuenta. En este sentido, traemos a colación la muy didáctica sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003 (asunto C-40/01,), que recoge lo que podemos entender como “uso efectivo” de la marca:
1. el uso que se requiere es un uso efectivo de la marca.
2. el «uso efectivo» es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca.
3. debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia.
4. un «uso efectivo» de la marca supone la utilización de esta en el mercado de los productos o servicios protegidos por la marca y no solo en la empresa de que se trate.
5. el uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente.
6. en la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca
7. la apreciación de las circunstancias del caso de autos puede, por lo tanto, justificar que se tenga en cuenta, en particular, la naturaleza del producto o del servicio pertinente, las características del mercado de que se trate, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca.
8. por lo tanto, no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente.
Siguiendo los puntos claves de esta notoria sentencia, podemos llegar a la conclusión de cuales son los elementos a tener en cuenta a la hora de conocer si nos encontramos ante un uso real y no simbólico de una marca.
Para ello, los titulares de las marcas deberán velar por sus propios signos distintivos, haciendo uso de los mismos conforme se encuentran registrados y para los productos y servicios que protegen, todo ello bajo el paraguas del asesoramiento de Firmas especializadas en la materia.
Autor: Juan Luis Pavón es Letrado adscrito al Departamento de Propiedad Industrial de Fernández-Palacios Abogados
