Las Agencias marcarias y Despachos de Abogados que tenemos la suerte y el mérito de trabajar con Empresas de primer nivel nacional que destinan un alto porcentaje de sus ventas a la exportación al resto del mundo, nos topamos una y otra vez con una cuestión que es cuando menos relevante, y que ha de servir de aviso a navegantes para que dichos empresarios no cometan el error de no proteger sus activos marcarios antes de salir al mercado internacional.
Es cierto que hay países en los que la actuación fraudulenta del exportador es más acentuada que en otros casos, pero lo cierto y verdad es que ésta se produce en todos los países del mundo.
La marca en la exportación de productos
Planteemos el supuesto: somos el departamento de exportación o ventas de una empresa que pretende dar el salto al extranjero con objeto de comercializar sus productos. Existen en principio dos vías principales para ejecutar ese salto: mediante la apertura de una sucursal, lo que en principio puede ser costoso y arriesgado, o bien sirviéndonos de la figura de un intermediario con contactos en el país en cuestión y que responde generalmente al nombre de distribuidor.
Como en todos los sectores nos podemos topar con empresarios distribuidores serios y respetuosos o con quien, aprovechando una información confidencial, como es la del deseo del empresario principal de extenderse a un nuevo país, proceden fraudulentamente al depósito registral de la marca del cliente antes que éste. Ello obligará al empresario final a tener que contar siempre con ese distribuidor para comercializar sus productos en el país en concreto, o bien, verse obligado a servirse de una segunda marca, que generalmente no es tan atractiva para el público en general.
El tema no es nuevo y casi todas las normativas nacionales contemplan esta actuación y establecen una acción para su defensa. En nuestra ley marcaria, Ley 17/01, concretamente el artículo 10, establece:
1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular.
2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación…
Esta es la teoría, porque la práctica supone que el empresario engañado puede, o bien tener que “tragar” con las condiciones del distribuidor que es el titular registral aun fraudulento de la marca o reclamar la titularidad ante los Tribunales de un país que a lo mejor no se destaca por una aplicación seria de la normativa para no perjudicar a sus ciudadanos, amén del tema económico que según en qué casos (abogados, estrategia procesal, procurador, periciales…), no suele ser baladí.
Lo mejor y siempre que estemos a tiempo, pues, es proceder al depósito de la marca nada más estar interesados en la extensión marcaria en un país y antes de los preliminares con el distribuidor. Ello no siempre es fácil, porque finalmente éste puede ser la llave para valorar si merece o no la pena el comercializar en un país determinado, pero lo contrario es estar expuesto a empresarios “listillos”, que lejos de facilitarnos el camino, lo obstaculizan desde el primer momento.
Autora: Paula Cruz es Directora del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual Internacional de Fernández-Palacios Abogados
