Las funciones naturales de la marca son meramente publicitarias: buscan la captación de atención al consumidor para la compra de un producto o al usuario para la utilización de un servicio, así como la atribución a la entidad de un prestigio sobre el bien o la actividad. Sin embargo, a nadie debería sorprenderle que además de estas funciones la marca debe ser entendida como un activo inmaterial y, como tal, participar de las bondades que caracterizan a este concepto.
Sirvámonos para una mejor comprensión de los conceptos y por analogía de otro activo muy común en la sociedad civil: un vehículo a motor. Un coche tiene un precio de salida y de ahí a un momento posterior va decreciendo por el uso que se hace del vehículo. Por otra parte, el activo marcario es un bien económicamente evaluable, que inicialmente puede valer lo que costó su tasa oficial de depósito y, en todos caso, los honorarios de asesoramiento al momento de la solicitud, pero que después está destinada a incrementar su valor por la inversión que el empresario pueda realizar en el producto o servicio nominado por la marca, e incluso llegar a la condición de marca renombrada, si se dan las circunstancias precisas para ello.
La marca puede ser y en muchos casos lo es, el activo más importante de una empresa.
Cesión de marca
Chrysler, el constructor de vehículos, comentaba: “Denme una buena marca y sobre ella construiré un imperio. No necesito nada más”. Recientemente hemos constatado como Interbrand ha listado tanto las marcas más valiosas a nivel mundial de 2023 como las españolas y, además, les ha atribuido un valor económico que en algunos casos, los más importantes, superan los miles de millones de euros.
Este activo como evaluable económicamente puede ser objeto del negocio jurídico por excelencia: el de la compraventa. Curiosamente, en derecho marcario la palabra que se utiliza es la de “cesión de marca” cuando nos referimos a un cambio en la titularidad. En otros ámbitos es diferente, como en el deportivo, donde “la cesión de un jugador” supone que este jugará en otro equipo, pero sin que el primero pierda sus derechos de titularidad sobre el jugador.
En la compraventa, no hace falta ningún requisito formal más que la firma de una instancia en algunas oficinas, por las dos partes:
- El cedente, que sería el actual titular.
- El cesionario, aquel que la adquiere.
Además de esto, es aconsejable, lógicamente, la firma de un contrato privado en el que sobre todo se haga constar el precio y la forma de pago, pero no es necesaria la intervención de notario o de escritura pública.
Licencia de marca
Hay ocasiones en las que el uso del objeto es el negocio jurídico. Siguiendo con la analogía del vehículo, esto ocurre, por ejemplo, con los coches de alquiler. También se puede hacer lo propio con la marca de un tercero.
Este negocio se denomina en derecho marcario licencia de marca, y requiere de un contrato firmado entre partes, licenciante y licenciatario, en el que al menos se indique:
- Una fecha temporal de uso.
- El objeto de este que puede recaer sobre uno o varios de los productos o servicios de una marca.
- Si la licencia es o no exclusiva.
- El precio del referido alquiler.
Por su parte, y para que produzca efectos frente a terceros, será necesaria la inscripción en el registro y para ello, nos valdremos de la correspondiente instancia, sin que tampoco sea necesaria escritura pública.
Hipotecar la marca
Otro negocio jurídico más que interesante lo constituye la posibilidad de hipotecar la marca como activo de garantía. La ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento ya reconocía la posibilidad de hipotecar marcas en 1954. Es una opción más que interesante para aquellas empresas que estén pasando dificultades o que precisen de una inyección económica para crecer, y como tal sí requiere de una serie de obligaciones y formalidades.
Entre las primeras nos topamos con el hecho de que el deudor hipotecario ha de hacer todo lo posible para mantener el bien en perfectas condiciones, lo que en este caso sería proceder a las renovaciones decenales correspondientes para mantenerla vigente durante el tiempo en que lo esté la hipoteca. Además, procurará no perjudicar la marca para que ésta no pierda valor. En este caso, sí es necesaria la escritura ante fedatario público y posterior inscripción en este caso ante el Registro de Bienes Muebles.
Esto nos lleva a preguntarnos cómo valorar una marca para que el Banco la pueda aceptar como garantía en caso de incumplimiento del deudor y posterior ejecución.
A diferencia de lo que ocurriría con un coche o con una vivienda en el que sin perjuicio de las peculiaridades de estos bienes, los mismos están relativamente tasados con criterios objetivos, en el caso de la valoración de una marca para que el día de mañana pueda ésta ser objeto de hipoteca mobiliaria, reviste cierta dificultad en la medida que la marca es un ente vivo. Esta no es sólo precisa la aportación de un economista para la valoración, sino que se antoja más que necesario el trabajo adicional que pueda aportar un abogado especialista en la materia y, a ser posible también, un agente de la propiedad industrial.
En resumen, la marca es un activo y como tal, puede ser una fuente de financiación más que válida, lo que requerirá de una previa valoración económica.
En Fernández-Palacios disponemos de un departamento especializado en la cuantificación real de este tipo de activos marcarios, que por su peculiaridad requiere de una experiencia que permita constatar que la marca se corresponde con su valor real en el mercado.
No conviene asumir riesgos en algo tan importante como la valoración de una marca en negocios de tanto relieve como los señalados. Lo contrario, podría suponer ciertamente perder dinero, regla de oro que ha de evitar todo empresario.
Autor: Rafael Jiménez Díaz es Socio Director de Fernández-Palacios Abogados
